[ 林曉 ]——(2003-11-20) / 已閱20792次
本款涉及的是專利許可合同中“不爭條款”的效力問題。在1969年6月16日美國聯(lián)邦最高法院對Lear, Inc. v. Adkins一案做出判決后，通常，理論上將該判決法理進行擴展解釋，規(guī)定“不爭義務(wù)”的條款為無效；在日本，法律及學(xué)說的認(rèn)識也是一樣。不過，以下問題值得探討：
1．在上述美國聯(lián)邦最高法院判決后法律實務(wù)的慣例。
在上述美國聯(lián)邦最高法院判決之后，實務(wù)中采取的解決措施是，一旦被許可人提出專利無效訴訟，被許可人應(yīng)當(dāng)將與使用費等額的金錢向?qū)ｉT機關(guān)進行附條件提存；專利被確認(rèn)為有效時，許可人取得返還請求權(quán)；專利被確認(rèn)為無效時，被許可人取回提存款項（美國指南對此加以肯定）。
2．許可人解除合同的權(quán)利。
在日本法上，允許在許可合同中規(guī)定，當(dāng)技術(shù)接受方（被許可人）對合同標(biāo)的技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)的有效性提出異議時，許可人可以解除合同；在歐盟也有同樣規(guī)定（參見委員會規(guī)則2條1項15號）。
同時，在日本法律實務(wù)中也有學(xué)說認(rèn)為，如果在合同中沒有特別約定，實施權(quán)人負(fù)有基于誠實信用原則的不爭義務(wù)；并且，當(dāng)實施權(quán)人對許可專利提出無效請求時，許可人可以不爭義務(wù)的存在作為抗辯理由。但是，在許可合同中加入“不爭條款”將產(chǎn)生違反競爭法的問題。
從以上可以看出，盡管在專利（專有技術(shù)）許可合同中加入“不爭條款”違反競爭法是不爭事實，但是，美國的法律實務(wù)、日本、歐盟法律允許許可人解除合同的規(guī)定，可視為對“技術(shù)接受方對合同標(biāo)的技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)的有效性提出異議” 的附加條件。因此，有必要對“附件條件”的存在意義重新進行探討。
除上述議論之外，本《解釋》第13條未涉及的還有相互許可（cross license）、專利聯(lián)盟（patent pool）、套裝專利許可（package license）等內(nèi)容，在特定條件下，上述專利許可形式也具有“非法壟斷技術(shù)”的效果，對此各國（地域）法律都有明確法律規(guī)定。日本法規(guī)定在專利等相互許可合同中或?qū)＠?lián)盟成員間，相互地就專利產(chǎn)品的價格、生產(chǎn)數(shù)量、銷售數(shù)量、銷售渠道、銷售地域進行限制，由此在一定的產(chǎn)品市場對競爭形成實質(zhì)性限制時，構(gòu)成違法（日本指針第3－2－（2）ァ、ゥ）；EC委員會規(guī)則規(guī)定相互許可及專利聯(lián)盟不適用《總括適用免除規(guī)則》，必須單獨地向委員會提出免除適用的申請（EC委員會規(guī)則5條1項1號、3號）；甚至美國指南也認(rèn)為專利聯(lián)盟具有共同價格和產(chǎn)生限制等反競爭效果，這些協(xié)定（包括相互許可）是為達(dá)成價格協(xié)定和分割市場時，適用“當(dāng)然違法原則”（參見美國指南5.5條）。
同時，就套裝專利許可（package license，一括ライセンス）日本指針規(guī)定，在專利、專有技術(shù)許可合同中，許可人對被許可人附加接受對多數(shù)專利的套裝許可義務(wù)的，強迫被許可人接受在一定的專利實施上捆綁其他技術(shù)或者從許可人指定者處接受許可，由此使被許可人選擇技術(shù)的自由、與其他競爭者間的交易受到限制的，在有可能給市場競爭秩序造成惡劣影響時，屬于違法（日本指針第4－3－（3））。
另一方面，在我國產(chǎn)業(yè)界面對越來越多的國際專利聯(lián)盟的專利許可時，在我國卻出現(xiàn)了無規(guī)可循的局面。因此，有關(guān)本《解釋》第13條的解釋，應(yīng)當(dāng)超越《中華人民共和國技術(shù)進出口管理條例》第29條規(guī)定的框架，對“非法壟斷技術(shù)、妨礙技術(shù)進步”做出更為詳盡、具體的解釋，以滿足未頒布反壟斷法時法律實務(wù)的需要。
作者單位：北京市金橋律師事務(wù)所
本文首次發(fā)表于《中國知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng)》http://www.cnipr.com
E-mail: linxiaolawyer@163.com
網(wǎng)址：http://www.fclaw.com.cn
網(wǎng)絡(luò)實名：特許經(jīng)營律師
[1] 《特許・ノウハウライセンス契約に関する獨占禁止法の指針》公正取引委員會1999年7月，第4-3-(5)-ィ-(ァ)-ｂ-(注1)參照。野口良光、石田正泰《特許実施契約の実務(wù)》社団法人発明協(xié)會2002年11月，156頁；山田勇毅《戦略的特許ライセンス－特許ライセンス契約の留意點》経済産業(yè)調(diào)査會出版部2002年3月，137頁。
[2] 同上參照。1997年7月1日，日本最高裁判所對于涉及專利產(chǎn)品平行進口、專利權(quán)國際消耗的BBS事件做出了終審判決（日本《判例時報》1612號3頁），該判決是世界上最初的最高法院水平的涉及專利權(quán)國際消耗的判決，對日本專利權(quán)人在外國銷售專利產(chǎn)品的行為對日本專利權(quán)產(chǎn)生影響的后果進行了詳細(xì)闡述。該判決指出，日本專利權(quán)人或者可視為專利權(quán)人的子公司或關(guān)聯(lián)企業(yè)，在外國轉(zhuǎn)讓專利產(chǎn)品時，如果就專利產(chǎn)品的銷售地、使用地域?qū)⒉话ㄈ毡驹趦?nèi)的意圖與受讓人進行了協(xié)商，并將“地域除外規(guī)定”在產(chǎn)品上進行了明確表示，那么，該產(chǎn)品經(jīng)過流通進口至日本時，專利權(quán)人可以行使專利權(quán)阻止該產(chǎn)品的進口；反之，如果沒能達(dá)成協(xié)議或在該產(chǎn)品上沒有“權(quán)利保留”明確表示的，則不能行使日本專利權(quán)
[3] 1997年7月1日，日本最高裁判所對于涉及專利產(chǎn)品平行進口、專利權(quán)國際消耗的BBS事件做出了終審判決（日本《判例時報》1612號3頁）。該判決指出，日本專利權(quán)人或者可視為專利權(quán)人的子公司或關(guān)聯(lián)企業(yè)，在外國轉(zhuǎn)讓專利產(chǎn)品時，如果就專利產(chǎn)品的銷售地、使用地域?qū)⒉话ㄈ毡驹趦?nèi)的意圖與受讓人進行了協(xié)商，并將“地域除外規(guī)定”在產(chǎn)品上進行了明確表示，那么，該產(chǎn)品經(jīng)過流通進口至日本時，專利權(quán)人可以行使專利權(quán)阻止該產(chǎn)品的進口；反之，如果沒能達(dá)成協(xié)議或在該產(chǎn)品上沒有“權(quán)利保留”明確表示的，則不能行使日本專利權(quán)。不過，根據(jù)該判決也不能完全預(yù)測今后判決的方向，因為，根岸哲は、「輸出國で特許権者が特許製品の日本向け輸出を禁止することが輸出國の競爭法に違反することになると、特許権者は自らの自由意思で特許製品の日本向け輸出禁止の合意が法律上できないことになるので、特許権者が自由意思で輸出禁止の合意できることを前提にして立論されている上記最高裁判決に従えば、特許権者は日本での特許権の行使として並行輸入を阻止できるという結(jié)論になる」ことを指摘されている（「BBS最高裁判決と競爭法上の問題」國際貿(mào)易投資研究所・公正貿(mào)易センター「TRIPS研究會」報告書1998年3月、29頁）
[4] See, Zino Davidoff SA v A & G Imports Ltd; Levi Strauss & Co and Levi Strauss(UK) Ltd v Tesco Stores, Tesco Plc and Costco Wholesale UK Ltd (Joined Cases C-414/99, C-415/99 and C-416/99) [2002] All E.R (EC) 55; [2002] 1 CMLR 1; [2002] RPC 20; [2002] ETMR 9.
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