[ 湯淡寧 ]——(2016-7-24) / 已閱12643次
引言：2016年4月1日起施行的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》規(guī)定了7條“權(quán)利公示性規(guī)則”，包括：封閉式組合物規(guī)則（第七條）、功能性特征規(guī)則（第八條）、使用環(huán)境特征規(guī)則（第九條）、制備方法特征規(guī)則（第十條）、技術(shù)步驟順序規(guī)則（第十一條）、數(shù)值限定特征（第十二條）、適用禁止反悔原則規(guī)則（第十三條）。該7條“權(quán)利公示性規(guī)則”將對今后侵犯專利權(quán)糾紛案件中專利權(quán)人權(quán)利要求保護邊界的識別和劃界、被控侵權(quán)人針對涉案專利權(quán)利要求的反制和規(guī)避產(chǎn)生重大影響。
解讀《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》權(quán)利公示性規(guī)則系列之一
功能性特征的定義、比對及裁判規(guī)則
一、功能性特征的定義
《司法解釋（二）》第八條第一款規(guī)定：“功能性特征是指對于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或效果進行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或者效果的具體實施方式的除外。”這是專利法律領(lǐng)域的上位法第一次對功能性特征給出完整定義。
我們來比較一下之前的司法解釋或司法規(guī)范性文件中對“功能性特征”有哪些規(guī)定：
（1）2010年1月1日起實施的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（下稱《司法解釋（一）》中對功能性特征的定義是“以功能或效果表述的技術(shù)特征”；
（2）上海高院《專利侵權(quán)糾紛審理指引（2011）》中規(guī)定了兩條有關(guān)功能性特征的識別規(guī)則：第一，“功能性特征=功能/步驟+缺少結(jié)構(gòu)/工藝過程”，第二，“權(quán)利要求所記載的結(jié)構(gòu)/工藝過程可實現(xiàn)該特征的功能的，不是功能性特征”；
（3）上海高院2014年8月發(fā)布的《專利侵權(quán)案件裁判規(guī)則的探索與發(fā)展》一文給出的定義是：“功能性技術(shù)特征是指對于產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、部件、組分或其之間的關(guān)系或者方法的步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的作用、功能或效果進行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求書、說明書和附圖可以直接、明確地確定技術(shù)內(nèi)容的技術(shù)特征除外�！�
從上述數(shù)份文件中對功能性特征定義的變化和發(fā)展可以看出，本次《司法解釋（二）》對功能性特征的定義也是歷經(jīng)多次總結(jié)提煉而來。值得注意的是，與2014年8月上海高院該文給出的定義相比，兩者在排除某一技術(shù)特征為功能性特征時所依據(jù)的專利文件的范圍有所不同，前者表述為“權(quán)利要求”，后者表述為“權(quán)利要求書、說明書和附圖”。
二、功能性特征的比對規(guī)則
對于功能性特征的比對規(guī)則，《司法解釋（二）》第八條第二款作了如下規(guī)定：“與說明書及附圖記載的實現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段，實現(xiàn)相同的功能，達到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或等同。”（下稱“新規(guī)則”）
此次的新規(guī)則一定程度上顛覆了原有的規(guī)定，《司法解釋（一）》規(guī)定法院應(yīng)當(dāng)“結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容�！保ㄏ路Q“舊規(guī)則”）。
這新舊規(guī)則之間，可能存在的差異在何處？我們以“2014年上海知識產(chǎn)權(quán)十大典型案件之三：諾基亞公司與上海華勤通訊技術(shù)有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案”為例。該案的裁判觀點中認(rèn)為：“權(quán)利要求中以‘被配置為’表述的技術(shù)特征均應(yīng)結(jié)合說明書和附圖描述的具體實施方式及其等同方式確定其內(nèi)容。諾基亞公司所主張的專利說明書對權(quán)利要求所作說明或所提供實例，多數(shù)涉及的仍然是方法、步驟或者功能，而缺乏對裝置本身的描述。并且進一步檢查說明書全文，仍然不能發(fā)現(xiàn)關(guān)于裝置本身如何“被配置為”的具體實施方式。因此，諾基亞公司專利權(quán)利要求的保護范圍結(jié)合說明書仍然不能確定。鑒于諾基亞公司專利權(quán)利要求7的保護范圍不能確定，無需亦無法就華勤公司是否實施了諾基亞公司專利進行確定，自不應(yīng)判定華勤公司構(gòu)成侵權(quán)�！笨梢姡K審法院的裁判思路是基本照搬了《司法解釋（一）》以及《專利侵權(quán)糾紛審理指引（2011）》中的規(guī)定。
但如果本案適用此次的新規(guī)則結(jié)果會如何呢？筆者認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)注意到新規(guī)則相較于老規(guī)則的幾個重大變化對今后類似案件帶來的啟示：
第一，新規(guī)則并沒有限定對功能性特征的解釋只能依據(jù)具體實施例或等同實施例，這就意味著對功能性特征“不可缺少的技術(shù)特征”的發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)，可以從背景技術(shù)、從公知常識、從專利審查檔案，甚至從被控侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)檔案中去發(fā)現(xiàn)，這大大擴展了功能性特征的比對基礎(chǔ)。
第二，新規(guī)則在比對時僅考慮為功能性特征帶來相同功能和效果的“相應(yīng)技術(shù)特征”，而不必考慮被控侵權(quán)技術(shù)方案的其他技術(shù)特征或者其他功能和效果，這對于專利權(quán)人而言是有利的。
第三，新規(guī)則明確了比對“基本相同的手段”和“無需創(chuàng)造性勞動”這兩點，這意味著對功能性特征貼上了“創(chuàng)造性”的標(biāo)簽，引導(dǎo)專利權(quán)人可以結(jié)合本領(lǐng)域公知常識、結(jié)合其他現(xiàn)有技術(shù)來否定被控侵權(quán)技術(shù)方案中相應(yīng)功能或效果的“創(chuàng)造性”。
第四，新規(guī)則一方面對權(quán)利要求中的功能性特征的保護作了有利于專利權(quán)人的解釋，另一方面也對權(quán)利人的專利申請文件撰寫水平提出了更高的要求，如果權(quán)利人的專利申請階段為了獲得更大的保護范圍而沒有適當(dāng)濾掉權(quán)利要求中的“水分”，則可能會在司法程序中當(dāng)面臨對功能性特征的解釋時產(chǎn)生于已不利的法律風(fēng)險，甚至進而導(dǎo)致敗訴或?qū)＠麢?quán)被無效宣告的后果。
三、既有案例中功能性特征的裁判規(guī)則
1、權(quán)利要求+具體實施例：權(quán)利要求未對某一功能性部件的結(jié)構(gòu)特征及其與其他部件之間關(guān)系進行描述，僅以該功能性部件在技術(shù)方案中的作用、功能和效果來進行表述的，應(yīng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能和效果的具體實施方式及其等同的實施方式，來確定該功能性部件的內(nèi)容。
2、權(quán)利要求+公知常識：權(quán)利要求并未記載某一功能性部件的具體結(jié)構(gòu)，只是描述了該功能性部件所要實現(xiàn)的功能，也沒有證據(jù)可以證明在所屬技術(shù)領(lǐng)域中已經(jīng)存在技術(shù)結(jié)構(gòu)相對固定且為所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員所熟知的該功能性部件，故該功能性部件是一項功能性特征。
3、從權(quán)不得被用來解釋獨權(quán)：對獨立權(quán)利要求中的功能性特征不得根據(jù)從屬權(quán)利要求中記載的相應(yīng)功能性特征的具體結(jié)構(gòu)進行解釋。
作者：湯淡寧
作者單位：上海市匯業(yè)律師事務(wù)所
2016年7月23日
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